As regards the concept of ‘taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark’, also referred to as ‘parasitism’ or ‘free-riding’, that concept relates not to the detriment caused to the mark but to the advantage taken by the third party as a result of the use of the identical or similar sign. It covers, in particular, cases where, by reason of a transfer of the image of the mark or of the characteristics which it projects to the goods identified by the identical or similar sign, there is clear exploitation on the coat-tails of the mark with a reputation. An advantage taken by a third party of the distinctive character or the repute of the mark may be unfair, even if the use of the identical or similar sign is not detrimental either to the distinctive character or to the repute of the mark or, more generally, to its proprietor.
EUIPO > Opposition > Fourth Board of Appeal > case R 40/2025-4 (14 October, 2025)
□ take advantage of：～を利用する、～を活用する
□ detriment：損害、損失、不利益
□ parasitism：寄生
□ exploitation：開発、開拓、利己的利用、搾取
□ on the coat-tails of ～：～の人気を当てにして［便乗して・あやかって］
□ repute：評判、世評、名声、人望
APPLEとOPPLEの外観及び称呼上の類似性の程度は、少なくとも平均レベル － ６
「商標の識別力や名声を不当に利用する」という概念は、「寄生行為」又は「フリーライド行為」とも呼ばており、同一又は類似の商標の使用により、商標が被る損失だけでなく、第三者が享受する利益にも関連する。特に、同一又は類似する商標が付される商品に与える商標のイメージや特徴が移転することによって、名声を博する商標の人気に便乗することが明らかな場合が含まれる。たとえ、同一又は類似する商標の使用が、当該商標の識別力や名声に対する毀損、より一般的には、商標権者に損害を与えないとしても、第三者が有名商標の識別力や評判を利用する行為は、不当と解される。
taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark
「take advantage of」は、学生の頃、英語の授業で学んだ記憶があります。社会人（弁理士）になって、外国の商標審決で実際に遭遇しますと、受験英語は決して無駄ではなかったんだと実感できます。さて、「商標の識別力や名声を不当に利用する」行為ですが、ここで議論となるのは「unfair」の解釈です。具体的に、どういう場合が「unfair」で、どうであれば「fair」なのか？ ここで私の脳裏に浮かぶのは、「パロディー商標」です。日本では、「フランクミュラー」と「フランク三浦」事件をはじめ、パロディーが有名商標と出所混同のおそれを生ずるかで判断が分かれる傾向が強いです。
