When the bona fide use of a mark is in issue, it must be determined ‘whether there was a genuine intention to use the mark in the course of trade in respect of those goods or whether the registration was intended for an ulterior purpose’. Whether the onus has been discharged is a question of fact.
What is important here is the intention at the time of seeking registration of the marks. This Court referred to the English Court of Appeal’s case which concerned the English equivalent of our requirement for ‘intention to use’. It held that the concept required, among other things: (a) ‘some definite and present intention to deal, in certain goods or descriptions of goods’; (b) a ‘resolve to use [the mark] in the immediate future’; and (c) ‘a settled purpose which has been reached at the time when the mark is to be registered’. Whether the requirement has been met in a particular case must be determined on the specific facts of that case, as mentioned.
Thus, in the present case, once FirstRand opposed its application for registration, Abu Dhabi Bank bore a duty to adduce evidence that the application to register its marks was made with a genuine intention to use them.
□ bona fide：本物の、正真正銘の、善意の、誠実な、真正な
□ in the course of trade：取引の過程で、事業の遂行上、商取引において
□ ulterior：隠された、秘めた、裏面の、向こうの、かなたの、後の、先々の、将来の
□ onus：負担、重荷、義務、責任
□ definite：明確に限定された、一定の、明確な、確定的な
□ adduce：証拠を挙げる、提出する
「FirstRand Limited and Another 対 National Bank of Abu Dhabi PJSC (Pty) Limited」事件
商標の真正な使用が争点となる場合、「商取引において当該商標を指定商品に使用するという意思が本当にあったのか、それとも、別の目的のために登録が行われたのか」を判断しなければならない。この立証責任が果たされたか否かは、事実に基づいて判断する問題である。
ここで重要なのは、両商標の登録出願時における意思である。当裁判所は、わが国(南アフリカ)の「使用の意図」の要件に相当する英国の規定が問題となった英国控訴院の判例を参照する。同判例は、「使用の意思」について、とりわけ、以下が必要と判示した。(a) 「特定の商品又は特定の種類の商品において取引を行うという、明確且つ現在の意思」、 (b) 「近い将来、［当該商標を］使用するという決意」、および、(c) 「商標が登録される時点での確固たる目的」。上述した通り、当該要件を満たしているか否かは、事案ごとの具体的な事実に基づいて判断する必要がある。
したがって、本件において、FirstRandが異議を申し立てた以上、アブダビ銀行は、自社商標を使用するという真正な意思をもって当該商標を登録出願したことの立証責任を負う。
a genuine intention to use the mark in the course of trade in respect of those goods
日本は、実際に商標を使っていなくとも、追加費用なしに同一区分内の商品・役務をいくらでも指定できる制度となっています。これによる弊害への対応策として、小売等役務の登録制度が導入された平成19年(2007年)4月1日の改正商標法施行時に、「genuine intention to use the mark」（＝商標を使用する意思）が拒絶理由の一つに加わりました。具体的には、1つの区分で含まれる類似群コードの合計が23個以上に達すると、商標法３条１項柱書の拒絶理由が通知されます。出願した商標が未使用であれば、３～４年以内に使用する意思の表明及び事業計画書を提出する必要があります。
